안녕하세요.
하앤유특허법률사무소의 하수준 변리사입니다.
말레이시아에서 상품을 판매하거나 현지 유통과 온라인 서비스를 운영할 예정이라면
시장에 브랜드를 공개하기 전에 현지 상표등록을 검토하는 것이 중요합니다.
특히 동남아시아 시장을 중심으로 사업을 확장한다면
말레이시아에서 실제 사용할 표장과 상품범위를 기준으로 별도의 권리확보를 준비해야 합니다.
대한민국에서 등록한 상표권은 말레이시아에 자동으로 효력이 확대되지 않으므로
현지 사업을 위해서는 별도의 상표권 확보가 필요합니다.
하앤유특허법률사무소는 5,000건 이상 등록성공사례와
전문변리사, 전문연구원의 경험과 경력을 바탕으로 전문적인 도움을 드리고 있습니다.
말레이시아 상표 출원 및 등록을 준비하고 계시다면 하앤유특허법률사무소로 편하게 문의주시기 바랍니다.
목차
1. 말레이시아 상표의 의미
2. 속지주의와 선출원주의
3. 개별국가출원 VS 마드리드출원
4. 말레이시아 상표 출원 및 등록 절차
5. 말레이시아 상표 출원 및 등록 요건
6. 말레이시아 상표권의 효력
말레이시아 상표는 현지 시장에서 한 사업자의 상품이나 서비스를 다른 사업자의 것과 구별하고 소비자가 해당 브랜드의 사업상 출처를 식별하도록 하는 표시입니다.
MyIPO(말레이시아 지식재산공사)는 2019년 상표법에 따라 문자와 도형뿐 아니라 소리와 색채 및 움직임 등 다양한 비전통적 표장도 보호합니다.
한국에서 이미 사용하거나 등록한 브랜드라도 대한민국에서 확보한 상표권만으로 말레이시아에서 동일한 독점적 등록권을 자동 취득할 수는 없습니다.
따라서 수출과 현지 대리점 계약 및 전자상거래를 계획한다면 먼저 선행상표와 상품범위를 확인하고 별도의 현지 출원을 준비해야 합니다.
말레이시아에서 등록을 마치면 지정된 상품이나 서비스를 중심으로 상표권을 확보하고 제3자의 혼동 가능한 사용에 대응할 기반을 마련할 수 있습니다.
등록상표는 10년 단위로 보호와 갱신이 가능하지만 3년의 불사용 문제가 있으므로 실제 사용에 관한 자료도 함께 관리해야 합니다.
속지주의
대한민국에서 취득한 상표권은 말레이시아에서 자동으로 효력을 가지지 않으므로 현지 시장에서는 말레이시아에 효력이 있는 별도의 상표권이 필요합니다.
MyIPO(말레이시아 지식재산공사)에 직접 신청하거나 말레이시아를 지정한 마드리드 국제등록을 이용하여 현지 보호절차를 진행할 수 있습니다.
따라서 같은 브랜드로 여러 국가에 진출한다면 각 국가에서 실제 등록된 표장과 지정상품 및 권리의 유지상태를 따로 관리해야 합니다.
선출원주의
말레이시아에서는 먼저 출원된 상표와 우선권이 신규 신청의 등록 가능성을 판단하는 중요한 기준이 되므로 조기출원이 실무적으로 중요합니다.
MyIPO(말레이시아 지식재산공사)는 선행 등록권과의 충돌을 상대적 거절사유로 심사하므로 먼저 신청했다는 이유만으로 등록이 확정되지는 않습니다.
따라서 기존 출원과 등록상표를 확인하고 브랜드의 외관과 발음 및 지정상품의 관계까지 검토한 뒤 출원하는 것이 필요합니다.
개별국가출원
말레이시아 개별국가출원은 MyIPO(말레이시아 지식재산공사)에 직접 신청하고 국내법에 따른 심사와 공고 및 이의절차를 거쳐 등록받는 방식입니다.
사전승인 상품목록을 그대로 사용하면 상품류당 950링깃이고 직접 작성한 별도 상품목록을 사용하면 상품류당 1,100링깃이 부과됩니다.
다류출원이 가능하지만 상품류마다 비용이 계산되고 대리업무와 심사대응 등에 추가비용이 발생할 수 있어 사전에 범위를 정해야 합니다.
마드리드출원
말레이시아는 WIPO(세계지식재산기구) 마드리드 의정서 체약국이며 2019년 12월 27일부터 국제상표제도가 현지에서 시행되고 있습니다.
한국에서 국제출원 자격을 갖춘 신청인은 기초상표를 바탕으로 하나의 국제출원에서 말레이시아를 지정하여 현지 보호를 신청할 수 있습니다.
다만 말레이시아는 18개월의 거절통지기간과 개별수수료를 적용하므로 지정국 수와 상품류 및 관리방식을 개별국가출원과 비교해야 합니다.
⑴ 사전 상표 검색
말레이시아에서 상표를 신청하기 전에는 동일하거나 유사한 기존 신청과 등록상표를 조사하여 신규 브랜드의 충돌 가능성을 먼저 확인해야 합니다.
MyIPO(말레이시아 지식재산공사)는 상품류당 250링깃으로 예비자문 및 검색을 신청할 수 있도록 하여 기초적인 등록 가능성을 확인하도록 지원합니다.
이 절차에서도 절대적 및 상대적 사유를 검토하므로 외관과 발음 및 상품관계가 유사한 표장까지 폭넓게 살펴보는 것이 중요합니다.
⑵ 출원 및 제출
신청인은 상표권자의 이름과 주소 등 기본사항과 등록하려는 상표의 정확한 표현 및 보호할 상품이나 서비스의 목록을 준비해야 합니다.
MyIPO(말레이시아 지식재산공사)는 하나의 신청서에 복수의 상품류를 포함할 수 있도록 하며 상품류마다 해당 관납료를 부과합니다.
사전승인 상품목록을 사용할지 여부에 따라 출원비용이 달라지므로 사업범위와 상품문구를 접수 전에 신중하게 확인해야 합니다.
⑶ 심사
MyIPO(말레이시아 지식재산공사)는 출원서의 형식과 상표 자체의 식별력 및 선행등록과의 충돌 등 절대적 및 상대적 등록요건을 심사합니다.
2019년 상표법과 관련 심사지침을 기준으로 설명적 표시나 식별력이 부족한 표장 또는 혼동 가능한 선행표장이 있는지를 검토합니다.
문제가 발견되면 신청인에게 의견제출이나 심리의 기회가 주어질 수 있으므로 통지내용과 정해진 대응기한을 정확하게 관리해야 합니다.
⑷ 공고
심사를 통과하여 수리된 신청은 Intellectual Property Official Journal(말레이시아 지식재산 공식공보)에 공개되어 제3자가 출원내용을 확인할 수 있습니다.
2019년 상표법 제35조(상표등록 이의절차를 정한 규정)에 따라 공고일부터 2개월 안에 선행권리자 등이 등록에 이의를 제기할 수 있습니다.
이의제기 기간은 등록관의 재량으로 최대 2개월까지 연장될 수 있으므로 신청인은 공고 이후에도 사건상태를 계속 확인해야 합니다.
⑸ 등록
공고기간 동안 이의가 없거나 제기된 이의가 해결되면 MyIPO(말레이시아 지식재산공사)가 해당 상표를 최종적으로 등록부에 등재하게 됩니다.
등록된 상표는 10년의 보호기간을 가지며 신청인이 공식 등록증이 필요하면 별도의 신청과 50링깃의 발급수수료를 납부할 수 있습니다.
등록 이후에는 상표표현과 지정상품 및 실제 사용상태를 확인하고 불사용 취소와 갱신에 대비하여 관련 자료를 체계적으로 관리해야 합니다.
⑹ 갱신
말레이시아 상표등록은 10년 동안 보호되며 만료 전 6개월 안에 정해진 갱신신청을 제출하면 다시 10년간 권리를 연장할 수 있습니다.
MyIPO(말레이시아 지식재산공사)의 현재 정상 갱신 관납료는 상품류당 1,000링깃이고 만료 후 6개월 내 지연갱신은 1,200링깃입니다.
그 이후에도 일정 기간에는 복구절차가 가능하지만 더 높은 비용이 적용되므로 권리자는 정상 갱신기간을 미리 관리하는 것이 좋습니다.
⑴ 구별 가능성
말레이시아에서 상표등록을 받으려면 해당 표시가 한 사업자의 상품이나 서비스를 다른 사업자의 것과 구별할 수 있는 기능을 갖추어야 합니다.
MyIPO(말레이시아 지식재산공사)는 2019년 상표법과 심사지침을 기준으로 식별력이 없는 표장을 절대적인 등록거절 사유로 검토합니다.
따라서 상품의 보통명칭이나 흔한 업계표현보다는 특정 사업자의 브랜드라고 인식될 수 있는 고유한 표장을 준비하는 것이 좋습니다.
⑵ 기술적 표현 금지
상품이나 서비스의 종류와 품질 및 특성이나 용도를 직접적으로 설명하는 표현은 말레이시아에서 독점적인 상표등록이 제한될 수 있습니다.
MyIPO(말레이시아 지식재산공사)의 심사기준은 설명적 표시나 거래에서 일반적으로 사용되는 표장을 식별력 판단에서 엄격하게 검토합니다.
따라서 설명적인 문자만 사용하기보다 독창적인 조어나 도형을 결합하여 전체 상표의 출처표시 기능을 높이는 것이 중요합니다.
⑶ 공공질서 및 도덕성 준수
말레이시아에서는 공공질서나 도덕에 반하고 법률상 보호하기 부적절한 일정한 표시가 상표등록의 절대적인 거절사유가 될 수 있습니다.
MyIPO(말레이시아 지식재산공사)는 현행 2019년 상표법에 따라 표장 자체에 적용되는 금지사유를 심사하여 등록 가능성을 판단합니다.
따라서 다른 국가에서 정상적으로 사용하는 브랜드라도 말레이어와 영어의 의미 및 현지 문화에서 문제가 되는 요소를 확인해야 합니다.
⑷ 기존 상표와 유사성 없음
기존 등록상표나 선행 신청과 동일하거나 혼동될 정도로 유사한 표장이 관련 상품에 존재한다면 신규 신청의 등록이 제한될 수 있습니다.
MyIPO(말레이시아 지식재산공사)는 선행 등록권과의 충돌을 상대적 거절사유로 심사하고 공고 후에는 별도의 이의절차도 운영합니다.
따라서 외관과 발음 및 의미뿐 아니라 지정상품의 성질과 거래관계까지 함께 비교하여 선행상표와의 충돌을 확인해야 합니다.
⑴ 독점적 사용권
말레이시아에서 상표등록을 완료하면 권리자는 등록된 표장과 지정상품을 중심으로 해당 브랜드를 독점적으로 보호할 법적인 지위를 확보합니다.
MyIPO(말레이시아 지식재산공사)가 운영하는 등록제도는 권리자가 혼동 가능한 무단사용에 대응할 수 있는 법적 권리의 기초를 제공합니다.
상표권은 현지 제품판매와 광고뿐 아니라 라이선스와 양도 등 다양한 사업계약에서 브랜드를 관리하는 자산으로 활용될 수 있습니다.
⑵ 법적 보호
제3자가 등록상표와 동일하거나 혼동 가능한 유사표장을 관련 상품이나 서비스에 허락 없이 사용하면 상표권 침해가 문제될 수 있습니다.
MyIPO(말레이시아 지식재산공사)의 현행 2019년 상표법 체계에서는 등록권 침해에 대해 법원을 통한 적절한 구제수단을 검토할 수 있습니다.
다만 실제 침해 여부는 표장의 유사성과 상품의 관련성 및 소비자의 혼동 가능성과 구체적인 시장사용을 종합하여 판단해야 합니다.
⑶ 효력의 범위
말레이시아 상표권의 구체적인 효력범위는 등록된 표장의 형태와 신청에서 최종적으로 인정된 상품 또는 서비스의 내용을 중심으로 정해집니다.
MyIPO(말레이시아 지식재산공사)는 복수 상품류 출원을 허용하지만 상품류마다 관납료가 적용되므로 필요한 사업영역을 정확하게 선정해야 합니다.
따라서 현재 판매제품뿐 아니라 현실적으로 계획된 신규 상품과 서비스까지 검토하여 적절한 보호범위를 사전에 설계하는 것이 좋습니다.
⑷ 유효기간 및 갱신
말레이시아 등록상표는 등록일부터 10년 동안 보호되며 적절한 갱신절차를 진행하면 같은 10년 단위로 계속 권리를 유지할 수 있습니다.
MyIPO(말레이시아 지식재산공사)는 만료 전 6개월부터 정상 갱신을 허용하며 만료 뒤에도 일정한 추가기간에 지연갱신과 복구를 허용합니다.
등록 통지 후 3년 동안 진정한 사용이 없거나 이후 사용이 3년 연속 중단되면 불사용을 이유로 취소청구가 가능하므로 주의해야 합니다.
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