안녕하세요.
하앤유특허법률사무소의 하수준 변리사입니다.
이탈리아에서 상품을 판매하거나 현지 유통망과 서비스 사업을 운영할 예정이라면
시장에 브랜드를 공개하기 전에 상표등록을 검토하는 것이 중요합니다.
출원을 미룬 채 현지 영업을 시작하면 선행상표 권리자의 이의나 분쟁으로 원하는 브랜드의 안정적인 사용이 어려워질 수 있습니다.
대한민국에서 취득한 상표권은 이탈리아에 자동으로 효력이 확대되지 않으므로 현지에서는 별도의 권리확보가 필요합니다.
하앤유특허법률사무소는 5,000건 이상 등록성공사례와
전문변리사, 전문연구원의 경험과 경력을 바탕으로 전문적인 도움을 드리고 있습니다.
이탈리아 상표 출원 및 등록을 준비하고 계시다면 하앤유특허법률사무소로 편하게 문의주시기 바랍니다.
목차
1. 이탈리아 상표의 의미
2. 속지주의와 선출원주의
3. 개별국가출원 VS 마드리드출원
4. 이탈리아 상표 출원 및 등록 절차
5. 이탈리아 상표 출원 및 등록 요건
6. 이탈리아 상표권의 효력
이탈리아 상표는 현지 시장에서 기업의 상품이나 서비스를 경쟁 사업자의 것과 구별하고 소비자가 해당 브랜드의 사업상 출처를 식별하도록 하는 표시입니다.
UIBM(이탈리아 특허상표청)에 적법하게 등록된 상표는 지정된 상품이나 서비스를 중심으로 현지에서 독점적인 권리보호의 기반이 됩니다.
한국에서 이미 사용하거나 등록한 브랜드라도 대한민국 상표등록 자체가 이탈리아에서 동일한 상표권으로 자동 인정되는 것은 아닙니다.
따라서 현지 수출과 전자상거래 및 유통을 시작하기 전에 선행권리를 조사하고 실제 사업에 필요한 상품이나 서비스를 지정해야 합니다.
이탈리아 상표는 출원일부터 10년의 보호기간을 가지며 갱신절차를 계속 진행하면 동일한 기간 단위로 장기간 권리를 유지할 수 있습니다.
등록권은 현지 판매와 광고 및 라이선스 계약에서 브랜드의 사용범위를 관리하고 무단사용에 대응하는 사업자산으로 활용할 수 있습니다.
속지주의
상표권은 보호를 취득한 국가를 중심으로 법적 효력이 발생하므로 대한민국에서 등록한 상표만으로 이탈리아에서 독점권을 행사할 수 없습니다.
현지에서 권리를 확보하려면 UIBM(이탈리아 특허상표청)에 직접 출원하거나 이탈리아를 지정하는 마드리드 국제등록을 이용해야 합니다.
따라서 동일 브랜드를 여러 시장에서 사용할 예정이라면 진출국마다 상표등록 상태와 지정상품의 보호범위를 별도로 관리해야 합니다.
선출원주의
이탈리아에서는 먼저 출원되거나 우선권을 가진 선행상표가 후출원 신청과 충돌할 경우 중요한 기존 권리로 작용할 수 있습니다.
산업재산권법 제12조(상표의 신규성과 선행권리 충돌을 정한 규정)는 기존의 동일 또는 유사 상표와 혼동 가능한 신청을 제한합니다.
따라서 브랜드를 시장에 먼저 공개하기보다 선행상표를 조사하고 사용할 명칭이 확정되는 시점에 출원을 준비하는 것이 중요합니다.
개별국가출원
이탈리아 개별국가출원은 UIBM(이탈리아 특허상표청)에 직접 신청하고 현지의 형식심사와 절대적 등록요건 심사를 거쳐 등록하는 방식입니다.
2026년 공식 국내출원 관납료는 첫 상품류 101유로이고 추가되는 각 상품류에는 34유로의 관납료가 별도로 부과됩니다.
온라인 신청의 인지세 42유로와 대리업무 및 심사나 이의대응 비용 등이 별도로 발생할 수 있어 총비용을 함께 검토해야 합니다.
마드리드출원
이탈리아는 WIPO(세계지식재산기구) 마드리드 의정서 체약국이며 마드리드 의정서는 2000년 4월 17일부터 현지에서 효력이 발생했습니다.
한국에서 국제출원 요건을 충족하는 신청인은 기초출원 또는 기초등록을 바탕으로 국제출원을 진행하면서 이탈리아를 지정할 수 있습니다.
국제등록도 이탈리아의 국내 상표법에 따른 심사와 이의절차의 영향을 받으므로 대상국가와 상품류를 기준으로 방식을 비교해야 합니다.
⑴ 사전 상표 검색
이탈리아 상표를 신청하기 전에는 동일하거나 유사한 선행 출원과 등록상표를 조사하여 신규 브랜드의 충돌 가능성을 확인해야 합니다.
UIBM(이탈리아 특허상표청)의 심사만으로 모든 상대적 선행권리 충돌이 사라지는 것은 아니므로 출원인의 자체 조사가 중요합니다.
따라서 동일명칭뿐 아니라 외관과 발음 및 의미와 상품의 성질과 거래관계를 비교하여 분쟁 가능성을 검토하는 것이 좋습니다.
⑵ 출원 및 제출
출원인은 상표의 명확한 표현과 신청인 정보를 준비하고 니스 국제분류에 따라 보호를 원하는 상품 또는 서비스를 구체적으로 기재해야 합니다.
UIBM(이탈리아 특허상표청)은 신청단계에서 명확한 상표 견본과 상품 및 서비스의 분류목록 등 필요한 정보를 확인하게 됩니다.
우선권 주장이나 대리인 선임과 같은 특별한 상황이 있다면 해당 사건에 필요한 증빙과 위임자료도 함께 준비해야 합니다.
⑶ 심사
UIBM(이탈리아 특허상표청)은 접수된 신청의 형식요건과 상품분류를 확인하고 상표 자체에 절대적인 등록금지사유가 있는지 심사합니다.
표장이 식별력이 없거나 소비자를 기만하고 법률과 공공질서 또는 선량한 풍속에 반하는 경우에는 등록이 제한될 수 있습니다.
심사관이 보완이나 거절사유를 통지하면 정해진 기한 안에 필요한 의견서나 수정자료를 제출하여 절차에 대응해야 합니다.
⑷ 공고
심사에서 등록 가능한 신청으로 판단되면 UIBM(이탈리아 특허상표청)의 공식 상표공보에 해당 출원내용이 공개됩니다.
산업재산권법 제176조(상표등록에 대한 이의제기 기간을 정한 규정)에 따라 선행권리자는 공고일부터 3개월 안에 이의를 제기할 수 있습니다.
따라서 신청인은 공고 뒤에도 선행권리자의 이의 여부와 상대방의 주장내용을 확인하면서 최종 등록까지 사건을 관리해야 합니다.
⑸ 등록
공고와 이의절차를 거친 뒤 등록을 방해하는 사유가 없다고 판단되면 UIBM(이탈리아 특허상표청)이 상표를 최종 등록하게 됩니다.
등록이 완료되면 권리자는 등록표장과 지정상품을 중심으로 법적인 상표권을 확보하고 제3자의 무단사용에 대응할 수 있습니다.
등록 후에는 출원일부터 계산되는 10년의 보호기간과 실제 사용상태 및 권리자 정보를 지속적으로 관리하는 것이 중요합니다.
⑹ 갱신
이탈리아의 등록상표는 출원일부터 10년 동안 보호되며 적절하게 갱신하면 이후에도 동일한 10년 단위로 계속 권리를 유지할 수 있습니다.
갱신은 현 보호기간의 마지막 12개월에 진행할 수 있으며 만료 후 6개월 안에는 추가료를 부담하여 지연갱신할 수 있습니다.
또한 상표를 등록한 뒤 5년 동안 진정하게 사용하지 않으면 불사용을 이유로 권리가 취소될 수 있어 사용증거도 관리해야 합니다.
⑴ 구별 가능성
이탈리아에서 상표등록을 받으려는 표장은 한 사업자의 상품이나 서비스를 다른 사업자의 것과 구별할 수 있는 식별기능을 갖춰야 합니다.
산업재산권법 제13조(상표에 필요한 식별력을 정한 규정)는 독립적인 구별기능이 없는 일반적 표현의 등록을 제한하고 있습니다.
따라서 상품이나 서비스의 보통명칭보다 소비자가 특정 사업자의 브랜드라고 인식할 수 있는 독창적인 표장을 정하는 것이 좋습니다.
⑵ 기술적 표현 금지
상품이나 서비스의 종류와 품질 및 성질이나 용도 등을 직접 설명하는 일반적인 표현은 충분한 식별력을 인정받기 어려울 수 있습니다.
경쟁 사업자가 정상적인 거래 과정에서 자유롭게 사용할 필요가 있는 설명표현을 특정 기업이 독점하기 어렵기 때문입니다.
따라서 설명적인 문자를 사용해야 한다면 독창적인 조어나 도형을 결합하여 전체적인 표장의 식별력을 높이는 방안을 검토해야 합니다.
⑶ 공공질서 및 도덕성 준수
이탈리아에서 법률이나 공공질서 또는 선량한 풍속에 반하거나 소비자에게 오인을 일으키는 표장은 등록이 제한될 수 있습니다.
산업재산권법 제14조(상표의 적법성과 기만성 등 등록금지사유를 정한 규정)는 이러한 표장의 등록을 제한하는 기준이 됩니다.
따라서 해외에서 이미 사용하고 있는 브랜드라도 이탈리아어의 의미와 현지 사회 및 법률상 금지사유를 별도로 확인해야 합니다.
⑷ 기존 상표와 유사성 없음
기존 등록상표나 선행 출원과 동일하거나 소비자가 혼동할 정도로 유사한 표장이 관련 상품에 존재하면 이의나 분쟁이 발생할 수 있습니다.
산업재산권법 제12조(선행상표와의 충돌을 정한 규정)는 표장과 상품의 동일성 또는 유사성에 따른 혼동위험을 규율합니다.
따라서 출원 전에 외관과 호칭 및 의미뿐 아니라 지정상품과 거래경로까지 비교하여 기존 권리와의 충돌 가능성을 확인해야 합니다.
⑴ 독점적 사용권
이탈리아에서 상표등록을 완료한 권리자는 등록된 표장과 지정상품 또는 서비스의 범위에서 법적인 독점권을 확보하게 됩니다.
산업재산권법 제20조(등록상표 권리자의 독점적 권리를 정한 규정)는 동일하거나 유사한 표장의 일정한 무단사용을 제한합니다.
등록권은 현지 판매와 광고 및 라이선스 계약에서 브랜드의 사용범위를 관리하고 침해에 대응하는 중요한 기반으로 활용됩니다.
⑵ 법적 보호
제3자가 등록상표와 혼동 가능한 동일 또는 유사 표장을 관련 상품이나 서비스에 무단으로 사용하면 상표권 침해가 문제될 수 있습니다.
등록상표는 권리자와 보호대상 및 우선시점을 확인할 수 있는 중요한 법적 근거가 되어 침해분쟁에서 활용될 수 있습니다.
다만 실제 침해 여부는 상대방 표장과 지정상품의 유사성 및 소비자의 혼동 가능성과 구체적인 사용형태에 따라 판단해야 합니다.
⑶ 효력의 범위
이탈리아 상표권의 구체적인 보호범위는 등록된 표장의 형태와 신청 당시 지정된 상품 또는 서비스의 범위를 중심으로 결정됩니다.
상품류가 많아지면 관납료 역시 증가하므로 필요한 사업분야를 모두 보호하면서도 불필요한 지정이 없도록 설계하는 것이 중요합니다.
현재 판매상품만이 아니라 합리적으로 예상되는 신규사업을 살펴 필요한 경우 관련 상품이나 서비스도 출원단계에서 검토해야 합니다.
⑷ 유효기간 및 갱신
이탈리아의 등록상표는 출원일부터 10년 동안 효력이 유지되고 정해진 갱신절차를 이용하면 10년 단위로 계속 연장할 수 있습니다.
권리기간 만료 뒤에도 6개월의 지연갱신 기간이 인정되지만 추가비용이 발생하므로 만료 전에 갱신일정을 관리하는 것이 좋습니다.
등록 후 5년 동안 진정한 사용을 하지 않으면 불사용 취소가 문제될 수 있으므로 판매와 광고 및 거래자료도 함께 보관해야 합니다.
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