안녕하세요.
하앤유특허법률사무소의 하수준 변리사입니다.
멕시코에서 상품을 판매하거나 현지 유통망을 구축할 예정이라면
실제 시장에 브랜드를 공개하기 전에 상표출원 가능성을 검토하는 것이 중요합니다.
특히 제조와 온라인 판매 및 북미시장 연계사업을 준비한다면
멕시코에서 사용할 브랜드와 상품범위를 기준으로 현지 권리확보를 준비해야 합니다.
대한민국에서 등록한 상표권은 멕시코에 자동으로 효력이 확대되지 않으므로
현지에서 사용하려는 브랜드는 별도의 상표권 확보가 필요합니다.
하앤유특허법률사무소는 5,000건 이상 등록성공사례와
전문변리사, 전문연구원의 경험과 경력을 바탕으로 전문적인 도움을 드리고 있습니다.
멕시코 상표 출원 및 등록을 준비하고 계시다면 하앤유특허법률사무소로 편하게 문의주시기 바랍니다.
목차
1. 멕시코 상표의 의미
2. 속지주의와 선출원주의
3. 개별국가출원 VS 마드리드출원
4. 멕시코 상표 출원 및 등록 절차
5. 멕시코 상표 출원 및 등록 요건
6. 멕시코 상표권의 효력
멕시코 상표는 현지 시장에서 한 사업자의 상품이나 서비스를 경쟁 사업자의 것과 구별하고 소비자가 그 출처를 알아볼 수 있도록 하는 표시입니다.
멕시코 연방 산업재산권 보호법 제171조(상표의 정의를 정한 규정)는 감각으로 인식되고 명확하게 표현할 수 있는 식별표지를 상표로 규정합니다.
대한민국에서 등록한 브랜드라도 그 상표권이 국경을 넘어 멕시코에서 동일한 독점권으로 자동 인정되는 것은 아닙니다.
따라서 제품수출이나 현지 대리점 계약 및 온라인 판매를 계획한다면 브랜드 공개 전에 멕시코의 선행권리와 상품범위를 확인해야 합니다.
멕시코에서 상표등록을 완료하면 지정상품을 중심으로 브랜드의 독점적 사용에 관한 법적 기반을 확보하고 제3자의 무단사용에 대응할 수 있습니다.
다만 등록 3주년 이후 사용선언과 갱신 시 사용선언이 요구되므로 권리취득뿐 아니라 실제 현지 사용에 관한 관리가 중요합니다.
속지주의
상표권은 등록이나 보호가 이루어진 국가를 중심으로 효력이 발생하므로 대한민국에서 등록한 상표만으로 멕시코에서 독점권을 행사할 수 없습니다.
현지에서 법적인 보호를 확보하려면 IMPI(멕시코 산업재산청)에 직접 출원하거나 멕시코를 지정하는 마드리드 국제등록을 이용해야 합니다.
따라서 동일한 브랜드로 여러 국가에 진출할 경우에는 각 시장의 상표등록 상태와 지정상품 범위를 별도로 설계하고 관리해야 합니다.
선출원주의
멕시코에서도 먼저 제출된 출원과 등록이 권리관계에서 중요한 기준이 되므로 브랜드가 확정되면 조기 출원을 검토하는 것이 필요합니다.
그러나 멕시코 연방 산업재산권 보호법 제258조(일정한 선사용에 따른 등록무효 사유를 정한 규정)는 선사용자의 권리도 고려합니다.
따라서 순수한 선출원제도로만 이해하기보다 선행 출원과 등록상표 및 멕시코나 해외에서의 먼저 이루어진 사용까지 함께 조사해야 합니다.
개별국가출원
멕시코 개별국가출원은 IMPI(멕시코 산업재산청)에 직접 신청하여 현지 공고와 이의절차 및 심사를 거쳐 상표등록을 취득하는 방식입니다.
현재 온라인 일반출원은 상품류당 2,813.77멕시코 페소로 안내되며 여러 상품류를 보호하면 해당 상품류별 비용을 고려해야 합니다.
선행검색과 현지 대응 및 대리업무가 필요한 경우에는 별도의 비용이 발생할 수 있으므로 전체 출원예산을 사전에 확인하는 것이 좋습니다.
마드리드출원
멕시코는 WIPO(세계지식재산기구) 마드리드 의정서 체약국이며 해당 의정서는 2013년 2월 19일부터 멕시코에서 효력이 발생했습니다.
한국에서 국제출원 자격을 갖춘 신청인은 기초출원 또는 기초등록을 근거로 국제출원을 진행하면서 멕시코를 지정국으로 선택할 수 있습니다.
멕시코는 개별수수료와 18개월 거절통지기간을 적용하므로 여러 진출국의 수와 상품류를 기준으로 국내출원과 비용을 비교해야 합니다.
⑴ 사전 상표 검색
멕시코 상표출원을 준비할 때에는 동일하거나 유사한 기존 출원과 등록상표가 있는지를 확인하여 신규 브랜드의 충돌 가능성을 먼저 살펴야 합니다.
IMPI(멕시코 산업재산청)는 MARCia(멕시코 상표 검색 시스템) 등을 통해 등록과 출원정보를 검색할 수 있도록 관련 서비스를 제공합니다.
동일한 철자만 확인하지 말고 발음과 의미 및 도형의 인상과 상품의 관련성까지 비교하여 유사상표의 위험을 함께 검토해야 합니다.
⑵ 출원 및 제출
출원인은 권리자의 이름과 관련 정보, 등록하려는 상표의 정확한 표현 및 실제 보호하려는 상품이나 서비스를 준비하여 신청해야 합니다.
IMPI(멕시코 산업재산청)의 신청에서는 상품과 서비스의 국제분류가 비용과 권리범위에 직접 연결되므로 상품류 선정이 중요합니다.
우선권이나 대리인 선임과 같이 일반 신청과 다른 요소가 있다면 관련 증명자료와 위임관계를 사건별로 별도로 준비해야 합니다.
⑶ 심사
멕시코에서는 출원이 먼저 공고되고 1개월의 이의기간이 종료된 뒤 IMPI(멕시코 산업재산청)가 본격적인 등록심사를 진행하게 됩니다.
심사에서는 표장의 식별력과 등록금지사유 및 선행표장과의 충돌을 확인하며 제출된 이의도 판단자료에 포함될 수 있습니다.
문제가 발견되면 출원인에게 의견과 증거를 제출할 기간이 부여되므로 통지내용과 법정기한을 확인하여 대응해야 합니다.
⑷ 공고
멕시코의 실제 절차에서는 출원내용이 본심사보다 먼저 공고되므로 이 고정 번호의 순서와 현지 실무절차가 다르다는 점을 알아야 합니다.
IMPI(멕시코 산업재산청)는 상표신청을 접수한 뒤 통상 10영업일 안에 공보에 공개한다고 공식 안내하고 있습니다.
멕시코 연방 산업재산권 보호법 제221조(상표출원에 대한 이의기간을 정한 규정)에 따라 공고 후 1개월 동안 이의가 가능합니다.
⑸ 등록
심사를 통과하고 등록을 방해하는 사유가 해결되면 IMPI(멕시코 산업재산청)가 상표등록을 허여하고 해당 권리에 관한 등록증을 발급합니다.
현재 신규 등록상표의 존속기간은 등록허여일부터 10년이며 이후 정해진 갱신절차를 이용하여 다시 10년 단위로 유지할 수 있습니다.
등록 후에는 사용여부와 지정상품 및 제3년 사용선언 기한까지 확인해야 하므로 등록증 발급 이후의 일정관리도 중요합니다.
⑹ 갱신
멕시코 상표는 10년 단위로 갱신할 수 있으며 멕시코 연방 산업재산권 보호법은 만료 전 6개월부터 갱신신청을 허용하고 있습니다.
IMPI(멕시코 산업재산청)는 만료일이 지난 뒤에도 6개월 동안 갱신신청을 처리하지만 해당 기간 안에 절차를 마쳐야 권리를 유지할 수 있습니다.
갱신 시 실제 사용 중인 상품이나 서비스를 구체적으로 선언해야 하므로 사용하지 않는 지정상품은 보호범위에서 제외될 수 있습니다.
⑴ 구별 가능성
멕시코에서 상표등록을 받으려면 소비자가 해당 표시를 통해 특정 사업자의 상품이나 서비스를 다른 사업자의 것과 구별할 수 있어야 합니다.
멕시코 연방 산업재산권 보호법 제173조(등록금지사유를 정한 규정)는 식별력이 없는 일반명칭과 통상적인 표시의 등록을 제한합니다.
따라서 상품의 이름이나 흔한 업계표현만 사용하는 것보다 소비자가 브랜드로 인식할 수 있는 고유한 조어나 도형을 검토하는 것이 좋습니다.
⑵ 기술적 표현 금지
상품이나 서비스의 종류와 품질 및 성질이나 용도를 직접 나타내는 일반적인 설명표현은 독립적인 상표로 등록되기 어려울 수 있습니다.
멕시코 연방 산업재산권 보호법 제173조(설명적 표시 등의 등록 제한을 정한 규정)는 자유로운 거래에 필요한 표현의 독점을 제한합니다.
따라서 설명적인 단어를 포함해야 한다면 독창적인 문자나 도형과 결합하여 전체적으로 충분한 식별력을 확보하는 방안을 검토해야 합니다.
⑶ 공공질서 및 도덕성 준수
소비자를 기만하거나 법률상 보호가 제한되는 표시 또는 현지에서 사용하기 부적절한 일정한 표장은 멕시코 상표로 등록되기 어렵습니다.
멕시코 연방 산업재산권 보호법 제173조(상표로 등록할 수 없는 표장을 정한 규정)는 여러 절대적 거절사유를 규정하고 있습니다.
따라서 외국에서 이미 사용하는 브랜드라도 스페인어 의미와 상품의 특성 및 멕시코에서 오해를 일으킬 요소가 없는지 확인해야 합니다.
⑷ 기존 상표와 유사성 없음
기존 출원이나 등록상표와 동일하거나 혼동될 정도로 유사하고 상품까지 관련된다면 신규 신청이 심사나 이의절차에서 문제가 될 수 있습니다.
IMPI(멕시코 산업재산청)는 출원공고 후 제3자의 이의를 받고 이후 선행권리와 등록 가능성을 포함하여 신청을 심사하게 됩니다.
따라서 외관과 호칭 및 의미와 지정상품의 관계를 종합적으로 비교하여 실제 혼동 가능성을 출원 전에 검토하는 것이 중요합니다.
⑴ 독점적 사용권
멕시코에서 상표등록을 완료한 권리자는 지정된 상품이나 서비스와 관련하여 해당 표장을 독점적으로 사용할 법적 기반을 확보합니다.
멕시코 연방 산업재산권 보호법 제170조(상표의 독점적 사용권 취득을 정한 규정)는 등록을 통하여 독점권을 취득하도록 합니다.
이러한 권리는 현지 판매와 광고 및 라이선스 계약에서 브랜드의 사용조건을 관리하고 무단사용에 대응하는 근거로 활용할 수 있습니다.
⑵ 법적 보호
등록상표와 충돌하는 동일하거나 유사한 표장을 제3자가 관련 상품에 무단으로 이용한다면 구체적인 사실관계에 따라 법적 대응을 검토할 수 있습니다.
등록상표는 권리자와 표장 및 지정상품을 공식적으로 확인할 수 있는 근거가 되므로 현지 모방이나 침해분쟁에서도 중요한 역할을 합니다.
다만 실제 침해 여부는 표장의 유사성과 상품의 관련성 및 시장에서의 사용방법과 선사용자의 권리 등을 함께 살펴 판단해야 합니다.
⑶ 효력의 범위
멕시코 상표권의 구체적인 보호범위는 실제 등록된 표장과 등록 당시 인정된 상품 또는 서비스의 내용을 중심으로 결정됩니다.
IMPI(멕시코 산업재산청)의 출원비용도 상품류별로 적용되므로 여러 사업분야를 보호하려면 필요한 상품류를 각각 검토해야 합니다.
또한 제3년 사용선언 이후에는 실제 사용을 선언한 상품이나 서비스를 중심으로 보호가 유지되므로 사용범위 관리가 특히 중요합니다.
⑷ 유효기간 및 갱신
멕시코의 신규 상표등록은 등록허여일부터 10년 동안 유효하고 정해진 절차를 진행하면 이후에도 10년 단위로 계속 갱신할 수 있습니다.
멕시코 연방 산업재산권 보호법 제233조(등록 후 제3년 사용선언을 정한 규정)에 따라 3주년 후 3개월 안에 실제 사용을 신고해야 합니다.
또한 갱신할 때에도 실제 사용 중인 상품이나 서비스를 선언해야 하므로 판매와 광고 및 거래에 관한 사용증거를 꾸준히 관리해야 합니다.
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