상표등록 성공의 핵심 유사판단
상표를 출원하기 전 먼저 선행상표조사를 통하여
등록가능성이 있다는 것을 확인하고
절차를 시작해야 하는데요.
기존에 비슷한 상표가 등록되어 있다면
내 상표를 등록받을 수 없습니다.
즉 상표등록 성공의 핵심은 유사판단에 있는 것입니다.
이때 지정상품에 대한 유사성 발견도 중요합니다.
상표권이란 등록상표를 지정상품에 사용할 수 있는
독점적인 권리입니다.
만약 타인이 등록된 상표와 유사한 상표를
유사한 지정상품에 사용한다면
상표침해를 주장하고 사용을 금지할 수 있습니다.
스위스 마사이 홀딩 아게는 등록상표인
'마사이워킹', 'MASAI WALKING'과
유사성이 있는 상표에 대하여
상표권침해금지 소송을 냈습니다.
피고는 주식회사 알와이엔코리아 측으로
비교대상표장은
'마사이족 워킹슈즈', '마사이족 워킹화',
'MASAI WALKING SHOES'
'MASAI WALKING CENTER'입니다.
원고는 피고 측이 사용하고 있는 표장의 제품이
등록상표의 지정상품과 동일, 유사하다고 주장하며
상표침해행위 중단과 함께 침해행위를 조성한 물건인
피고의 제품, 포장지, 포장용기, 명함, 간판, 카탈로그,
기타 광고선전물 등을 폐기할 것을 요구했습니다.
이에 대해 피고 측은 해당 상표가
마사이족처럼 걷는 방법을 구현할 수 있는 신발을
호칭하는 용어로 광범위하게 사용된다고 대답했습니다.
또한 서로의 상표 간에 유사성이 없다고 주장했는데요.
상표등록 성공의 핵심인 유사판단은
이와 같은 상표권 침해를 판단하는 데에도 중요하게
작용하며 전문가의 소견으로 알아볼 필요가 있습니다.
법원은 피고가 사용하는 표장이 원고의 등록상표와
유사성이 있다고 판결을 내렸습니다.
먼저 원고 측의 등록상표인 '마사이워킹'의 경우
'워킹' 부분은 지정상품인 신발류와 관련하여 식별력이 없지만
'마사이' 부분은 마사이족을 뜻하는 것으로
등록상표는 '마사이'로 호칭될 수 있습니다.
그런데 피고 측의 '마사이족 워킹화/워킹슈즈'의 경우
'워킹화', '워킹슈즈'는 신발과 관련하여 식별력도 없고
역시 '마사이'로 호칭되므로 등록상표와 유사성이
있다고 판단했습니다.
상표등록 성공의 핵심 유사판단과 함께
출원 시 주의점은 상표등록을 받을 수 있는 요건인
식별력을 체크해야 한다는 것입니다.
식별력이 없어 상표등록의 불허 사유가 되는 것 중에는
상품의 보통명칭과 성질표시적 상표
(산지, 품질, 효능,원재료 표시 등)가 있습니다.
위 사례에서도 피고 측은 등록상표에 대해
상품의 보통명칭 또는 효능이나 용도를 표시한 것에
불과하기 때문에 등록상표의 효력이 미치지 않는다는
취지로 맞섰는데요.
결국 상표등록 성공의 핵심이기도 한 유사판단에 의하여
등록된 '마사이워킹' 상표와 피고의 표장에 유사성이 발견되었고
침해 행위가 인정된 사건이지만
등록상표와 관련해 단순히 'OO워킹'에 대해서는
상표권자도 그 권리를 행사할 수 없습니다.
상표의 유사성 판단에 있어 놓치고 가는 부분이
없는지 제대로 확인하기 위해서는
다수의 사건 경험이 있는 전문가의 판단이 필요합니다.
최근 들어 상표출원이 증가하고 있는 추세로
그와 함께 침해 사건도 빈번하게 발생하고 있어
효과적으로 권리 보호 범위를 설정할 수 있도록
출원 시 주의를 기울여야 합니다.
