안녕하세요.
하앤유특허법률사무소의 하수준 변리사 입니다.
당소는 해외 출원 및 등록 절차 전반에 대한 다양한 경험을 바탕으로,
검토, 출원 전략 수립, 법적 충돌 회피, 상표&디자인&특허
침해 사건 대응 등 다양한 법률 서비스를 제공합니다.
다양한 산업 분야에서의 업무 경험과 전문 지식을 바탕으로,
글로벌 시장에서 성공적으로 등록될 수 있도록 돕고 있습니다.
오늘은 미국 상표 출원 및 등록 절차와 방법, 요건 그리고 미국 상표권의 효력에 대해 알아보는 시간을 갖겠습니다.
목차
1. 속지주의와 선출원주의
2. 개별국가출원 VS 마드리드출원
3. 미국 상표 출원 및 등록 절차
4. 미국 상표 출원 및 등록 요건
5. 미국 상표권의 효력
최근 미국 상표출원 문의가 급증하고 있습니다.
이는 한국 기업들의 미국 시장 진출이 활발해지면서, 브랜드 보호에 대한 필요성이 더욱 커지고 있기 때문입니다.
미국에서 상표를 출원하고 등록하면 해당 상표에 대한 독점적 권리를 확보할 수 있어,
경쟁사의 모방이나 상표 도용으로부터 브랜드를 효과적으로 보호할 수 있습니다.
특히 미국 시장은 법적 보호와 상표 관리 시스템이 체계적으로 구축되어 있어 상표권을 통해 브랜드 가치를 높이고, 장기적인 경쟁력을 강화하는 데 중요한 역할을 합니다.
이러한 이유로 많은 한국 기업들이 미국 상표권 확보를 위해 적극적으로 상표 출원을 검토하고 있습니다.
상표권은 속지주의 원칙에 따라 해당 국가 내에서만 효력이 발생합니다.
따라서 국내에서 등록한 상표는 그 나라에서만 보호되며,
해외에서도 상표권 보호를 받으려면 보호가 필요한 각 국가에서 개별적으로 상표를 등록해야 합니다.
미국의 상표 출원 및 등록에서는 속지주의와 선출원주의 원칙을 적용하여 상표 보호 범위와 우선권을 규정합니다.
속지주의
상표권의 보호는 상표가 등록된 국가 내에서만 유효하다는 원칙입니다.
따라서 미국에서 상표 보호를 받으려면 반드시 미국에서 상표를 출원하고 등록해야 합니다.
• 국가별 보호 원칙
속지주의에 따라, 미국에서 등록한 상표는 미국 내에서만 보호됩니다.
따라서 미국 상표권자는 미국 내에서 독점 사용 권리를 가지지만, 타 국가에서는 효력이 없습니다.
다른 나라에서 상표 보호를 원할 경우 해당 국가에서 별도의 상표 등록 절차를 거쳐야 합니다.
• 글로벌 보호를 위한 개별 출원 필요
기업이 해외에서 상표를 보호하고자 할 때는 각 국가의 법적 요구사항에 따라 상표를 등록하는 절차를 따릅니다.
이는 국제적으로 상표 보호를 확보하기 위해 중요합니다.
선출원주의와 선사용주의
동일하거나 유사한 상표가 복수의 출원자에 의해 출원된 경우, 출원일이 빠른 사람에게 상표권을 부여하는 원칙입니다.
미국 상표법은 선출원주의를 적용하고 있기 때문에, 빨리 출원할수록 권리 확보에 유리합니다.
• 선출원주의
미국에서는 일반적으로 선사용주의가 적용되지만, 상표 출원 시점도 중요한 요소로 고려됩니다.
상표가 처음으로 출원된 날짜에 따라 우선권이 주어지며, 선출원자가 상표권을 얻기 위해 우선적으로 인정됩니다.
• 선사용주의
미국은 선출원주의와 함께 선사용주의도 채택하여, 출원 여부와 관계없이 상표를 먼저 사용한 자에게 상표권을 부여합니다.
즉, 상표가 실제로 상업적 용도로 먼저 사용된 경우, 출원한 날짜와 관계없이 선사용자가 상표권을 확보할 수 있습니다.
미국에서 상표를 출원할 때는 개별국가출원과 마드리드 출원을 선택할 수 있습니다.
개별국가출원이란?
상표를 미국 내에서 등록하고자 할 때 USPTO에 직접 출원하는 방식입니다.
이 경우, 출원자는 미국 상표법의 요건과 절차에 따라 출원을 진행하게 됩니다.
• 미국 내 시장을 타겟으로 하는 기업
개별국가출원은 미국 시장에서만 상표를 보호하려는 기업에게 적합하며, 미국 법률을 기반으로 보호받기 때문에 상표권자가 미국 내에서 상표를 독점적으로 사용할 수 있습니다.
마드리드출원이란?
마드리드 의정서에 따라 다국적 상표 보호를 신청하는 방법입니다.
미국은 마드리드 시스템에 가입되어 있어, 출원인이 국제출원을 통해 다수 국가에서 상표를 보호받을 수 있습니다.
• 국제 출원 절차
마드리드 출원을 통해 상표권자는 하나의 국제 출원서를 WIPO에 제출하여 여러 국가에서 상표를 보호할 수 있습니다.
미국에서 출원하는 경우, USPTO가 국제 출원을 관리하며 출원인은 미국 등록과 더불어 마드리드 출원을 통해 다른 국가에서 보호를 받을 수 있습니다.
• 비용 효율성
마드리드 출원은 개별국가 출원에 비해 여러 국가에서 보호를 원하는 경우 비용 효율적일 수 있으며, 미국 상표 출원 절차와 국제 보호를 동시에 진행할 수 있는 장점이 있습니다.
미국 상표 출원 절차는 사전 조사, 출원서 작성 및 제출, 심사, 공고, 등록의 순서로 진행됩니다.
미국 특허상표청(USPTO)이 상표 출원과 등록을 담당합니다.
(1) 사전 조사
· 선행 상표 검색
출원하려는 상표가 이미 등록되어 있거나 유사한 상표가 있는지 조사하는 과정입니다.
USPTO의 상표 전자 검색 시스템(TESS)을 사용하여 무료로 선행 상표를 검색할 수 있습니다.
이를 통해 상표의 등록 가능성을 미리 파악할 수 있습니다.
(2) 출원서 작성 및 제출
· 출원 유형 선택
미국은 ‘사용의사 출원(Intent to Use)’과 ‘사용증빙 출원(Use in Commerce)’의 두 가지 출원 유형을 제공합니다.
사용의사 출원은 아직 상표를 사용하지 않았지만 사용할 계획이 있을 때 신청하며, 사용증빙 출원은 상표가 상업적으로 사용되고 있는 경우 신청합니다.
· 서류 제출 및 수수료 납부
출원서와 상표 샘플을 USPTO에 제출하고 수수료를 납부해야 합니다.
출원 수수료는 TEAS Plus 신청의 경우 클래스당 약 $250이며(24년 11월 기준 약 35만원), 다른 방식의 출원은 클래스당 $350(24년 11월 기준 약 49만원)입니다.
(3) 심사
· 형식 심사
제출된 서류의 형식과 내용이 규정에 맞는지 확인하는 단계입니다.
· 실질 심사
상표의 고유성, 등록 가능성, 선행 상표와의 충돌 여부 등을 검토합니다.
심사관이 거절 사유를 발견할 경우, 거절 사유를 명시한 거절 통지서를 발송하며, 출원인은 이에 대해 의견서를 제출하거나 상표를 수정할 수 있습니다.
(4) 공고 및 이의신청
· 공고
실질 심사를 통과한 상표는 관보에 약 30일간 공고되며, 제3자는 이 기간에 해당 상표에 대해 이의를 제기할 수 있습니다.
· 이의 제기
이의가 발생하면, 출원인은 이의에 대응해야 하며, 상표 등록 절차가 일시 중단될 수 있습니다.
(5) 등록 및 유지 관리
· 최종 등록
공고 기간 동안 이의가 없거나 이의가 해결되면 상표가 최종 등록됩니다.
사용의사 출원은 상표 사용 증명서를 제출해야 최종 등록이 완료됩니다.
· 갱신 및 사용 증명
미국 상표는 등록 후 10년 동안 유효하며, 10년마다 갱신이 필요합니다.
등록 후 5~6년 차에 사용 증명서를 제출하여 상표권을 유지해야 합니다.
미국 상표 등록을 위해서는 고유성, 식별력, 상표로서의 적합성이 중요합니다.
(1) 고유성
· 식별력
상표는 소비자가 상품이나 서비스를 식별할 수 있어야 하며 독창적이어야 합니다.
단순히 상품을 설명하거나 일반 명칭을 사용한 상표는 식별력이 낮아 등록이 어렵습니다.
· 고유성 단계
미국에서는 임의적, 제시적, 설명적, 일반명칭의 순으로 상표의 식별력을 평가하며, 설명적 또는 일반명칭의 상표는 등록이 거절될 수 있습니다.
(2) 상표로서의 적합성
· 법적 금지 요소
미국 상표법에 의해 금지된 요소, 예를 들어 국가 상징, 공공 기관의 이름 등은 상표로 등록될 수 없습니다.
(3) 사용 증빙 요건
· 상업적 사용 증빙
미국에서는 상표가 실제 상업적으로 사용되고 있다는 것을 증명해야 합니다.
사용 증빙을 통해 상표권자는 상표가 소비자에게 인식되고 있는지를 입증할 수 있습니다.
· 사용의사 출원
만약 상표를 아직 사용하지 않았지만 앞으로 사용할 계획이 있는 경우, ‘사용의사 출원(Intent to Use)’을 통해 출원할 수 있으며, 상표 사용 증빙 제출 후 등록이 확정됩니다.
미국 상표권은 등록 후 독점 사용 권리, 침해 금지 청구권, 효력 범위를 포함한 강력한 법적 보호를 제공합니다.
(1) 독점 사용 권리
· 미국 내 독점 사용 권리
등록된 상표는 지정된 상품이나 서비스에 대해 미국 내에서 독점적으로 사용할 권리를 부여하며, 상표권자는 이를 통해 타인이 상표를 무단으로 사용하지 못하도록 할 수 있습니다.
· 라이선스 및 양도
상표권자는 상표 사용권을 타인에게 허락하거나 양도할 수 있으며, 이를 USPTO에 등록할 수 있습니다.
(2) 침해 금지 청구권
· 침해 대응
상표권자는 상표 침해 시 침해 금지 및 손해배상을 청구할 수 있으며, 법원에 가처분 신청을 통해 상표 사용 중지 명령을 받을 수 있습니다.
(3) 효력 범위와 유지
· 효력 범위 제한
미국에서 등록된 상표는 미국 내에서만 보호되며, 다른 국가에서 보호를 원할 경우 해당 국가에서 별도 출원이 필요합니다.
· 갱신 및 사용 증빙
상표는 등록 후 10년 동안 유효하며, 갱신 절차를 통해 지속적인 보호가 가능하며, 5~6년 사이 사용 증명서를 제출해야 합니다.
미국에서 상표권을 확보하고 유지하기 위해서는 철저한 준비와 법적 절차 준수가 필수적입니다.
특히 Office Action 대응이나 이의신청 처리 등에서 전문적인 지식이 필요할 수 있기 때문에
전문가의 도움을 받는 것이 권장됩니다.
이를 통해 상표권자는 미국 내에서 브랜드를 보호하고 상표의 독점적 사용 권리를 강화할 수 있습니다.
오늘은 미국 상표 출원 및 등록 절차와 방법, 요건 그리고 미국 상표권의 효력에 대하여 자세히 살펴보았습니다.
특허권/상표권/디자인권은 '속지주의 원칙'상
국내에서 등록받은 특허권/상표권/디자인권은 국내에서만 유효합니다.
즉, 국내에서 권리를 취득하였다고 하더라도,
다른 해외 국가에서는 이에 대한 독점 권리를 누릴 수가 없습니다.
하앤유특허법률사무소에서는
중국, 미국, EU, 일본 등 주요 국가는 물론, 지식재산권 제도를 두고 있는 모든 국가에서
권리를 취득할 수 있는 1:1 맞춤 컨설팅을 제공합니다.
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